【裁判要旨】
在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品者依法享有先用權(quán)，如僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造，不視為侵犯專利權(quán)，享有先用權(quán)者所制造之產(chǎn)品的后續(xù)銷售行為亦不構(gòu)成侵權(quán)。
【案情介紹】
原告盛紀(jì)公司系“飲水杯（0506－2）”外觀設(shè)計專利權(quán)人，該專利申請日為2014年5月26日，授權(quán)公告日為2014年10月1日。2015年6月29日，原告公證購買了由被告增豪公司生產(chǎn)、被告星巴克公司銷售的12oz橙光不銹鋼隨行杯，產(chǎn)品品號435180，外觀與上述專利相近似。原告認(rèn)為上述產(chǎn)品落入其專利權(quán)利要求保護(hù)范圍，遂訴至法院，請求判令兩被告停止侵權(quán)、賠償損失。
2013年11月至2014年2月，星巴克公司、WOODMAX公司、增豪公司之間的眾多往來郵件涉及一款星巴克杯子的設(shè)計、開模、交付樣品存在的問題等事宜，郵件附件顯示的杯子設(shè)計圖與前述公證購買產(chǎn)品外觀基本一致。2014年2月24日，星巴克咖啡公司向WOODMAX公司發(fā)送郵件訂單訂購DIAMAND PHINNY隨行杯綠色12盎司和紅色12盎司，數(shù)量分別為1.06萬和1萬余只。次日，WOODMAX公司向增豪公司發(fā)送郵件訂單，訂單號、產(chǎn)品貨號、顏色等均與前述訂單相同，訂單所附杯子圖片與前述產(chǎn)品實物外觀基本一致，差異僅在于顏色不同。增豪公司于2014年6月14日完成上述訂單產(chǎn)品裝箱、報關(guān)。2015年2月2日，星巴克公司向東莞沃美氏公司訂購12oz橙光不銹鋼隨行杯1248個。同年2月7日，東莞沃美氏公司向增豪公司訂購前述橙光不銹鋼杯1248個，訂單所附杯子圖片與前述產(chǎn)品實物外觀基本一致。上述訂單產(chǎn)品于2015年4月9日交付。同年6月9日，東莞沃美氏公司向星巴克公司出具的增值稅發(fā)票上載明“435180 12oz 橙光不銹鋼隨行杯”兩批次共計1260只。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被控侵權(quán)產(chǎn)品采用的設(shè)計與涉案外觀設(shè)計專利構(gòu)成近似設(shè)計，被控侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案外觀設(shè)計專利權(quán)利要求保護(hù)范圍。但在案證據(jù)可以認(rèn)定增豪公司在涉案專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造，享有先用權(quán)，其主張的先用權(quán)抗辯成立。先用權(quán)人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造相同產(chǎn)品不視為侵權(quán)，其制造相同產(chǎn)品的后續(xù)銷售行為亦不構(gòu)成侵權(quán)。星巴克公司系被控侵權(quán)產(chǎn)品的銷售商，提供證據(jù)證明其銷售的產(chǎn)品來源于享有先用權(quán)的增豪公司，其銷售產(chǎn)品的行為也不構(gòu)成侵權(quán)。據(jù)此，法院判決駁回原告訴請。各方當(dāng)事人均未上訴，本判決現(xiàn)已生效。
【法官評析】
一、先用權(quán)的法律性質(zhì)
一般來說，先用權(quán)是指某項發(fā)明創(chuàng)造在申請人提出專利申請以前，任何人（包括單位和個人）已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，在該發(fā)明創(chuàng)造授予專利權(quán)后，仍有繼續(xù)在原有的范圍內(nèi)制造或者使用該項發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利。然而，先用權(quán)制度一定程度上鼓勵了發(fā)明人選擇非專利方式保護(hù)其發(fā)明創(chuàng)造，不利于發(fā)明創(chuàng)造公開和傳播，故亦需對先用權(quán)進(jìn)行限制。先用權(quán)制度的構(gòu)建圍繞先用權(quán)的獲取與限制展開，旨在實現(xiàn)在先使用人、專利權(quán)人、社會公眾的利益平衡，實現(xiàn)對發(fā)明創(chuàng)造的最優(yōu)制度保護(hù)。
對于先用權(quán)，首先，其區(qū)別于獨立民事權(quán)利，專利法本身并未設(shè)定先用權(quán)，從制度內(nèi)涵來說，先用權(quán)人無權(quán)商業(yè)流轉(zhuǎn)其權(quán)利，無權(quán)請求他人為一定行為或不為一定行為，亦不存在其權(quán)利被他人侵犯或者后續(xù)的權(quán)利救濟(jì)；其次，先用權(quán)亦區(qū)別于抗辯權(quán)，先用權(quán)雖相對于特定專利權(quán)而存在，但其產(chǎn)生亦具有獨立性，系基于在先使用行為，與專利權(quán)人權(quán)利行使是否不當(dāng)并無關(guān)聯(lián)，在行使效果上雖具有對抗侵權(quán)指控的功能，但其制度價值更在于保障先用權(quán)人本身的經(jīng)濟(jì)利益?？傮w來說，先用權(quán)更類似于法益，具有經(jīng)濟(jì)價值，并且該經(jīng)濟(jì)價值被專利法所認(rèn)可和保護(hù)。
二、先用權(quán)抗辯與現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯
先用權(quán)抗辯與現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯均是對抗專利侵權(quán)指控的常見不侵權(quán)抗辯事由。實踐中，在先使用人在專利申請日前制造相同產(chǎn)品、使用相同方法的行為如未公開，則其只能主張先用權(quán)抗辯；如在專利申請日前因使用行為或者銷售行為等已導(dǎo)致相同產(chǎn)品或方法的公開，則該產(chǎn)品或方法已同時構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計），可同時主張先用權(quán)抗辯和現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯。
兩者差異主要體現(xiàn)為四點：一是先用權(quán)抗辯系權(quán)利行使的法定限制事由，侵權(quán)指控不成立的例外，并不影響專利有效性；現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯則實質(zhì)系對專利有效性的否認(rèn)。二是構(gòu)成要件不同，先用權(quán)抗辯涉及先用權(quán)人是否在專利申請日前已經(jīng)制造出相關(guān)產(chǎn)品（使用相關(guān)方法）或做好制造（使用）的必要準(zhǔn)備、相關(guān)產(chǎn)品是否屬于相同產(chǎn)品、先用技術(shù)是否以合法手段獲得、是否在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造；現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯則涉及對比技術(shù)是否構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）、被控侵權(quán)產(chǎn)品是否采用現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）。三是比對規(guī)則不同，侵權(quán)成立是先用權(quán)抗辯適用的前提，故先用權(quán)抗辯需先比對被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利技術(shù)，兩者相同或等同后才涉及比對被控侵權(quán)產(chǎn)品與在先產(chǎn)品；現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯則不必然以侵權(quán)成立為前提，可直接比對被控侵權(quán)產(chǎn)品與現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）從而認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯成立。四是適用后果不同，先用權(quán)抗辯成立后，在先使用人如超出原有范圍制造的仍可能構(gòu)成侵權(quán)；現(xiàn)有技術(shù)（設(shè)計）抗辯成立后，專利權(quán)人指控相同被告后續(xù)生產(chǎn)行為侵權(quán)的主張不能成立。
三、先用權(quán)抗辯成立要件判定
一方面，原有范圍認(rèn)定?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，專利法第六十九條第二項規(guī)定的原有范圍包括專利申請日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模。由此可知我國司法實踐以生產(chǎn)規(guī)模界定原有范圍，其本質(zhì)更類似于對原有范圍作量化限制。抗辯提出者應(yīng)對原有范圍進(jìn)行舉證，生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)訂單等均可用以證明生產(chǎn)規(guī)模。
本案中，被告并未提供證據(jù)證明增豪公司在專利申請日前的確切生產(chǎn)規(guī)模，但其提供的證據(jù)可以證明增豪公司依據(jù)2014年2月也即專利申請日前的訂單于2014年6月交付產(chǎn)品2.06萬余個。被控侵權(quán)產(chǎn)品購買于2015年6月29日，而從2015年6月9日的增值稅發(fā)票可知增豪公司向星巴克公司交付產(chǎn)品僅為1260個。從數(shù)量上來看，1260在2.06萬余的范圍之內(nèi)，且實際制造商均為增豪公司，并未發(fā)生實施主體變更，故認(rèn)定增豪公司制造行為超出原有范圍依據(jù)不足。
另一方面，相同產(chǎn)品認(rèn)定。專利法及司法解釋均未對相同產(chǎn)品認(rèn)定作進(jìn)一步規(guī)定。實踐中相同產(chǎn)品的過寬或過窄解釋均將影響該制度的實施效果，影響先用權(quán)人與專利權(quán)人的利益平衡。相同產(chǎn)品應(yīng)系涉及產(chǎn)品技術(shù)方案認(rèn)定，與產(chǎn)品名稱、型號等無關(guān)，指被控侵權(quán)產(chǎn)品與專利申請日前已經(jīng)制造出的相關(guān)產(chǎn)品屬于相同專利產(chǎn)品，包括兩者系同一產(chǎn)品，或者雖不是同一產(chǎn)品，但與涉案專利相對應(yīng)的部分系實質(zhì)相同，也即相應(yīng)技術(shù)特征系相同或者無實質(zhì)性差異。
本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品與2013年11月至2014年2月間郵件附件杯子設(shè)計圖、2014年2月25日訂單所附杯子圖片外觀基本一致，也即與增豪公司專利申請日前生產(chǎn)的訂單產(chǎn)品外觀基本一致，差異僅在于顏色不同。顏色并非涉案專利保護(hù)范圍，不影響兩者與涉案專利相應(yīng)設(shè)計部分系相同設(shè)計認(rèn)定，故被控侵權(quán)產(chǎn)品與增豪公司專利申請日前已經(jīng)制造出的相關(guān)產(chǎn)品屬于相同產(chǎn)品。
再者，專利申請日前已經(jīng)制造且技術(shù)系合法取得。先用者應(yīng)在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備。產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄、銷售訂單等均可作為證據(jù)予以證明。另外，技術(shù)來源應(yīng)具有合法性，不能以非法獲得的技術(shù)主張抗辯。
該案中，綜合星巴克公司、WOODMAX公司、增豪公司之間的往來郵件、訂單及裝箱單、報送單等證據(jù)，可以認(rèn)定星巴克公司、WOODMAX公司與增豪公司相互協(xié)作配合，設(shè)計生產(chǎn)相關(guān)訂單產(chǎn)品，增豪公司亦已于2014年6月14日完成全部訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)、裝箱、報關(guān)，由此可認(rèn)定增豪公司在涉案專利申請日之前已經(jīng)作好生產(chǎn)相關(guān)訂單產(chǎn)品的準(zhǔn)備，并制造出了相關(guān)產(chǎn)品，且技術(shù)來源合法。（作者單位：上海知識產(chǎn)權(quán)法院）
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