【裁判要旨】
商標在先使用人本人之外的主體，其是否有權主張商標在先使用抗辯，需要在維護商標注冊制度穩(wěn)定的框架下，對商標先使用人和注冊商標專用權人之間的利益進行平衡。在商標注冊人申請商標注冊之后，在先商標使用人再進行商標許可或轉讓，該被許可人和受讓人原則上無權主張商標在先使用抗辯，但在先商標使用人的業(yè)務繼受者可主張商標在先使用抗辯。
【案情簡介】
原告南通遠程船務有限公司（以下簡稱遠程公司）于2012年1月10日申請，并于2013年3月21日經(jīng)國家商標局核準，在第18類手提旅行包（箱）、錢包（錢夾）、背包、公文包、旅行用具（皮件）等商品上注冊了 商標。2013年10月10日，遠程公司在公文包、票夾等產(chǎn)品上使用其注冊商標。
2001年11月30日，博格西尼服飾公司經(jīng)案外人受讓取得“博格西尼”和“BOGEASENI”兩個注冊商標，上述兩個商標均核定使用在第25類服裝、襯衫等產(chǎn)品上。博格西尼服飾公司長期在男裝、箱包、皮具等產(chǎn)品上使用上述商標。2009年博格西尼服飾公司與其部分股東及案外人共同出資設立本案被告上海博格西尼企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱博格西尼發(fā)展公司），并于2010年將“博格西尼”和“BOGEASENI”兩個商標轉讓給博格西尼發(fā)展公司。博格西尼公司在受讓上述商標后，并未進行實際使用。
博格西尼服飾公司于2011年8月、2012年8月先后與第一八佰伴公司簽訂《聯(lián)銷續(xù)簽合同》，設立專柜銷售博格西尼品牌的男裝、皮包等產(chǎn)品。2014年6月，博格西尼服飾公司注銷。2015年3月，由博格西尼發(fā)展公司與第一八佰伴公司簽訂《聯(lián)銷續(xù)簽合同》，繼續(xù)在原專柜從事經(jīng)營活動，該合同所約定的經(jīng)營地點及所經(jīng)營的品牌產(chǎn)品與前述合同一致。
遠程公司以博格西尼發(fā)展公司在八佰伴商場銷售的皮包產(chǎn)品上使用“BOGEA SENI”商標侵害其注冊商標專用權為由，訴請法院判令被告停止侵害并賠償損失。博格西尼發(fā)展公司主張商標在先使用抗辯，認為其有權在原有范圍內繼續(xù)使用被控侵權標識。
上海市浦東新區(qū)人民法院認為，博格西尼發(fā)展公司作為博格西尼服飾公司的繼受者有權主張商標先用權抗辯，在先使用的商標在服裝、皮包等產(chǎn)品上經(jīng)過長期使用已經(jīng)具有一定的影響力，博格西尼發(fā)展公司使用被控侵權標識未超出原有使用范圍，其商標先用權抗辯成立，遂判決駁回遠程公司的訴請。遠程公司不服一審判決，提起上訴，上海知識產(chǎn)權法院二審維持原判。
【評析】
在遠程公司申請涉案注冊商標之前，本案被告博格西尼發(fā)展公司并未在皮包產(chǎn)品上使用被控侵權標識，在皮包類產(chǎn)品使用在先商標的主體是博格西尼服飾公司，博格西尼發(fā)展公司作為博格西尼服飾公司的繼受者，其是否有權主張商標先使用抗辯，涉及如何界定商標在先使用的主體范圍。
一、商標在先使用制度的立法目的和價值
我國商標法第五十九條規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標。立法者對于該條中的在先商標使用人的范圍未作出進一步的限定，商標在先使用人本人在原有范圍內繼續(xù)使用商標自無異議，但商標受讓人、被許可人以及商標權人的業(yè)務承繼者是否有權主張商標在先使用抗辯，對于這一問題需要回到我國商標法設立商標在先使用制度的目的來進行判斷。根據(jù)立法者的解釋，設立商標在先使用制度是為了平衡商標在先使用人和注冊商標專用權人之間的利益，保護那些已經(jīng)在市場上具有一定影響但未注冊的商標所有人的權益。但同時我國是以商標注冊制度為主，雖然法律上有必要給予在先使用的未注冊商標一定的保護，但保護水準不宜過高，以免沖擊到注冊制這一商標管理中的基本制度。[1]可見，設立商標在先使用制度并非是要賦予商標在先使用人與注冊商標權人同等的權利，而是為了彌補商標注冊制度的缺陷，適度維護商標在先使用人的利益。對于商標在先使用人本人之外的主體，其是否有權主張商標在先使用抗辯同樣需要在維護商標注冊制度穩(wěn)定的框架下，對商標在先使用人和注冊商標專用權人之間進行利益平衡。
二、商標在先使用抗辯主體范圍的界定
商標在先用使用人本人之外的主體主張先用權抗辯，一般包括商標被許可人、受讓人以及在先商標使用人的繼受者。對此分別評析如下：
1.關于在先使用商標的被許可人是否享有商標在先使用抗辯權
通常情況下，在商標注冊人申請商標注冊之后，在先商標使用人再進行商標許可，原則上被許可人無權再主張商標在先使用抗辯。理由在于：允許在先商標的被許可人主張商標在先使用抗辯，一方面將使得商標在先使用的主體范圍無限擴大，市場上可能同時存在多個主體使用該商標，導致注冊商標權人市場上的對抗力量增大，也使得注冊商標權人在一定程度上喪失商標再許可他人的意義。另一方面，無條件的允許在先商標使用人進行許可，可能使其經(jīng)營規(guī)?？焖贁U張，這種行為實質上規(guī)避了商標法要求在先商標使用人僅能在“原有范圍”內繼續(xù)使用其商標的規(guī)定，對注冊商標專用權人的利益造成嚴重影響，與商標法限制在先商標使用人權利的立法目的不符。
2.關于在先使用商標的受讓人和商標在先使用人的繼受者是否享有商標在先使用抗辯權
我國商標法允許商標的單獨轉讓，即不強制要求商標與營業(yè)一起轉讓。就商標的單獨轉讓而言，可能會使得在先使用商標的經(jīng)營范圍或規(guī)模迅速突破原有范圍，例如在先使用商標人的原有的經(jīng)營規(guī)模有限，但該商標的受讓人經(jīng)營規(guī)模巨大，若允許商標單獨轉讓的受讓人對其受讓商標主張先使用抗辯，則在一定程度上損害注冊商標權的預期利益，影響注冊商標制度的穩(wěn)定。因此，在商標注冊人申請注冊商標之后，在先使用商標的受讓人原則上不能主張商標在先使用抗辯。
但就商標在先使用人的繼受人而言，則應允許其主張商標在先使用抗辯。理由在于：一方面，商標在先使用制度既是對善意的商標在先使用人利益的一種適度維護，也是對既存的商標市場秩序的一種維護。當商標在先使用人因各種原因不愿或無法繼續(xù)經(jīng)營時，如果不允許商標在先使用人的繼受人主張在先使用抗辯，則可能導致市場上沒有主體愿意繼受在先商標使用人的業(yè)務，基于在先商標所積累的經(jīng)營成果和商譽只能任由其自行消逝，這對商標在先使用人是極不公平的。另一方面，商標在先使用人的繼受者本質上并不是對商標在先使用權的受讓，而是對商標在先使用人實體業(yè)務的承繼，在此情況下允許繼受者主張商標在先使用通常并不損害注冊商標權人的利益。在綜合考量注冊商標權人利益和商標在先使用人利益的情況下，應當允許商標在先使用人的繼受者主張商標在先使用抗辯。
從比較法上看，有些國家商標法明文規(guī)定，在先商標使用人的業(yè)務繼受者享有商標在先使用抗辯權。例如日本商標法第三十二條規(guī)定，業(yè)務繼承者享有商標在先使用權。也有一些國家商標法規(guī)定商標先用權的附條件轉移，例如瑞士商標法規(guī)定商標繼續(xù)使用的權利只能連同企業(yè)一同轉；我國臺灣地區(qū)公平交易法規(guī)定，對于相關消費者所普遍認知的商號、商標等商業(yè)標識，善意使用人連同其營業(yè)一并繼受而使用。上述關于商標先用權轉移要求在先使用人將商標和營業(yè)一并轉讓，本質仍是基于業(yè)務的繼受而產(chǎn)生商標先用權的轉移，而非單獨的商標先用權轉讓。
本案中，在2014年博格西尼服飾公司注銷后，2015由博格西尼發(fā)展公司與第一八佰伴公司續(xù)簽《聯(lián)銷續(xù)簽合同》，繼續(xù)在原專柜從事經(jīng)營活動。顯然，在博格西尼服飾公司注銷后，博格西尼發(fā)展公司承繼了博格西尼公司的業(yè)務。如前所述，在先商標使用人的繼受者享有商標在先使用抗辯權，故本案中博格西尼發(fā)展公司作為博格西尼服飾公司的繼受者，其有權主張商標在先使用抗辯。
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