近日，上海市知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會議辦公室發(fā)布“2022年上海知識產(chǎn)權(quán)保護十大典型案例”，上海少年兒童出版社有限公司與四川天地出版社有限公司等涉“十萬個為什么”商標侵權(quán)及不正當競爭糾紛案成為首個入選典型案例。
如何厘清通用名稱與商標、描述性使用與商標性使用等之間的關(guān)系？如何為文創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)權(quán)保護提供良好的維權(quán)范式？《法治日報》記者采訪了此案一審法官上海市普陀區(qū)人民法院張佳璐，解讀案件裁判要旨。
擅用書名引發(fā)糾紛
從20世紀60年代起，《十萬個為什么》系列兒童科普圖書便風靡全國，其出版商少年兒童出版社是新中國第一家專業(yè)少兒類圖書及雜志出版社，成立于1952年，于2017年更名為上海少年兒童出版社有限公司（以下簡稱上海少年兒童出版社）。迄今為止，已經(jīng)發(fā)行6版《十萬個為什么》系列圖書，并在2017年6月21日核準注冊“十萬個為什么”圖文商標。
然而，近些年來，市場上還出現(xiàn)了不少以“十萬個為什么”為題或者宣傳標語的圖書。此案的被告四川天地出版社有限公司（以下簡稱四川天地出版社）就是一家出版類似圖書的公司，另一被告新華書店江橋萬達店則是銷售書店。
裁判文書顯示，四川天地出版社先后出版《兒童十萬個為什么》《中國學生想知道的十萬個為什么》等14款圖書，出版時間分布在2015年到2020年間，通過各類線上以及線下書店渠道進行銷售。該類圖書封面都標注有“十萬個為什么”字樣，部分圖書在介紹中使用了“是十萬個為什么的升級版”等描述。
為此，上海少年兒童出版社向普陀區(qū)法院提起訴訟，主張四川天地出版社在圖書名稱（圖書實物封面）及網(wǎng)站商品圖片、描述中使用“十萬個為什么”涉嫌商標侵權(quán)及不正當競爭。
被告四川天地出版社抗辯，涉案商標是圖文組合商標，而非純文字商標?！笆f個為什么”是科普問答類圖書的通用名稱，涉案圖書的使用方式非商標性使用，系描述性使用，不會造成公眾混淆，故不構(gòu)成商標侵權(quán)?！坝幸欢ㄓ绊懙纳唐访Q”在反不正當競爭法修訂前表述為“知名商品特有名稱”，但原告并未就“特有性”進行舉證，相反早在第一版《十萬個為什么》出版前，就有蘇聯(lián)版《十萬個為什么》譯作出版，而且市場上也有其他出版社出版同名圖書。
雙重評價避免失衡
“此案是商標侵權(quán)與反不正當競爭復(fù)合案由糾紛，以商標核準注冊時間為界，此前認定是否構(gòu)成反不正當競爭，此后判定是否構(gòu)成商標侵權(quán)。”張佳璐介紹說，由此將“知名商品特有名稱”“有一定影響的商品名稱保護”與注冊商標保護相銜接，在充分保護的同時，亦可防范雙重評價導致的利益不平衡。
法院認為，“十萬個為什么”在獲商標注冊前已經(jīng)過長期使用和宣傳，參與編寫人員陣容強大，在少兒科普圖書領(lǐng)域享有很高的知名度和美譽度，被相關(guān)公眾廣為知悉，已構(gòu)成知名商品特有名稱。即便有他人在之前使用過上述圖書名稱，但上海少年兒童出版社連續(xù)投入人力、物力使之成為知名商品，對該特有名稱享有權(quán)益。因此四川天地出版社在2015年至2017年使用此類商品名稱，構(gòu)成擅自使用他人知名商品特有名稱的不正當競爭。
而2017年包含“十萬個為什么”文字的圖文組合商標注冊成功后，如果其他市場主體的使用行為能夠起到識別商品來源的作用，則構(gòu)成商標性使用。
法院認為，問答類科普讀物的名稱選擇多樣，客觀上并未形成該類圖書統(tǒng)一名稱的市場格局，故不屬于通用名稱。上海少年兒童出版社實質(zhì)是將“十萬個為什么”圖書名稱作為商業(yè)標識使用。圖書名稱可以脫離圖書內(nèi)容而基于出版者的出版行為產(chǎn)生識別商品來源的作用，具有獨立的屬性和保護的價值。而四川天地出版社在圖書封面等突出使用“十萬個為什么”，會讓消費者對圖書來源產(chǎn)生誤認和混淆，構(gòu)成商標侵權(quán)。
故普陀區(qū)法院認定：被告四川天地出版社和新華書店江橋萬達店侵害原告注冊商標專用權(quán)，且四川天地出版社還存在擅自使用他人知名商品特有名稱和虛假宣傳的不正當競爭行為。法院一審判決兩被告停止以上侵權(quán)行為；被告四川天地出版社于本判決生效之日起10日內(nèi)賠償原告經(jīng)濟損失50萬元及合理開支10萬元。
被告上訴至上海知識產(chǎn)權(quán)法院，二審法院維持一審原判。
增強知產(chǎn)保護意識
在上海市知識產(chǎn)權(quán)十大案例評審專家陶鑫良教授看來，《十萬個為什么》經(jīng)典科普圖書被譽為“共和國明天的一塊科學基石”，名牌之下，多有仿冒，本案中被告方的行為就是“傍名牌，搭便車”，藉以攀附原告方“十萬個為什么”的著名商譽。
“一、二審在綜合細致考慮全案事實的基礎(chǔ)上做出準確認定。對于圖書名稱保護的合理邊界，商標法和反不正當競爭法保護的銜接等法律適用具有一定示范價值。”陶鑫良說。
此外，一審法官張佳璐也提醒，盡管反不正當競爭法中可對有一定影響的商品名稱、包裝裝潢等予以保護，相對而言舉證要求較高。因此還是鼓勵商家在經(jīng)營過程中加強權(quán)利意識，做好知識產(chǎn)權(quán)要素的合理布局，可對相關(guān)著作權(quán)進行登記，將相關(guān)標識作為公司的商標申請注冊，避免出現(xiàn)后端的爭議。
而市場主體在商標注冊時，可盡量選擇臆造性較強的文字，商標獲得注冊后，也要規(guī)范使用，如使用®標識等，還有要將商標等標識與商品名稱區(qū)分開來，不要混用，以避免顯著性弱化。
記者注意到，2021年11月，國家知識產(chǎn)權(quán)局將“十萬個為什么”注冊商標作為經(jīng)典案例列入國家《商標審查審理指南》，2022年初，“十萬個為什么”商標入選上海市重點商標保護名錄。
“‘十萬個為什么’入選上海市重點商標保護名錄，彰顯了對優(yōu)質(zhì)商標的保護決心和力度，鼓勵市場主體誠信經(jīng)營，積累商譽和美譽度，也為消費者提供更為清朗安全的市場環(huán)境?！睆埣谚凑f。
據(jù)上海市知識產(chǎn)權(quán)局介紹，除“十萬個為什么”侵權(quán)案外，此次評選的“2022年上海知識產(chǎn)權(quán)保護十大典型案例”涵蓋著作權(quán)、專利、商標、商業(yè)秘密、奧林匹克專有權(quán)、反不正當競爭等多個類型，旨在發(fā)揮典型案例的指導功能，激勵上海知識產(chǎn)權(quán)工作各相關(guān)部門和社會各界加強知識產(chǎn)權(quán)保護意識。
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品牌控價、品牌維權(quán)，律師打假怎樣合作？
品牌廠商發(fā)現(xiàn)侵權(quán)，法院起訴索賠時，一般會外包給知識產(chǎn)權(quán)商業(yè)維權(quán)（品牌打假機構(gòu)）公司，尤其承擔全部費用（律師費，車費，公證費等所有費用），采用法院判決侵權(quán)賠償金分成的合作模式！ 商標權(quán)利人，自己沒有任何成本，就有侵權(quán)賠償金分成的收入。
