——江蘇常佳金峰動力機械有限公司與上海柴油機股份有限公司侵害商標權糾紛案
〖提示〗除非有相反證據(jù)顯示涉外定牌加工方接受委托未盡到合理注意義務，對商標權利人造成實質性的損害，一般情況下不應認定加工方的行為構成商標侵權。
〖標簽〗商標侵權｜涉外定牌加工｜注意義務｜實質損害
〖審理法院〗中華人民共和國最高人民法院
〖案號〗（2016）最高法民再339號再審民事判決書
〖當事人〗
再審申請人（一審被告、二審被上訴人）：江蘇常佳金峰動力機械有限公司（簡稱“常佳公司”）
被申請人（一審原告、二審上訴人）：上海柴油機股份有限公司（簡稱“上柴公司”）
〖案情概述〗
上柴公司系我國注冊商標“東風”文字和圖形組合商標的商標權人，2000年該商標被國家工商局商標局認定為馳名商標。印度尼西亞企業(yè)PTADIPERKASABUANA（簡稱“印尼PTADI公司”）為印度尼西亞IDM000089328商標證書登記的“DONGFENG（東風）”商標所有人。2013年10月1日，印尼PTADI公司委托常佳公司生產“DONGFENG（東風）”柴油機及柴油機組件用于出口。同月8日，常佳公司向常州海關申報出口至印度尼西亞的柴油機配件共計228000千克。23日，上柴公司以常佳公司申報出口的該批柴油機配件涉嫌侵犯上柴公司的注冊商標權為由，向常州海關提出扣留申請，常州海關將常佳公司申報出口的上述柴油機配件予以扣留。上柴公司以常佳公司侵犯其商標專用權為由，向法院提起訴訟，請求判令常佳公司立即停止對其注冊商標專用權的侵害，并賠償經濟損失。
經審理，一審法院判決駁回上柴公司的全部訴訟請求。上柴公司不服，向江蘇省高級人民法院提起上訴。二審法院判決撤銷一審判決，常佳公司立即停止對上柴公司“東風”注冊商標專用權的侵害，并賠償其經濟損失10萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支116750元。常佳公司不服，向最高人民法院申請再審。再審法院判決撤銷二審判決，維持一審判決。
〖裁判要點〗
一審法院認為：非識別商品來源意義上的使用行為，不構成商標法意義上的商標使用行為，不落入商標權的保護范圍。本案中，常佳公司依照委托人提供的印度尼西亞商標證書生產制造涉案柴油機配件且全部出口印度尼西亞，構成定牌加工。在定牌加工過程中，全部用于境外銷售、在我國境內不進入市場流通領域的附加商標行為，在我國境內不具有識別商品來源的功能，因而不構成商標法意義上的商標使用行為，故常佳公司的行為未落入上柴公司涉案商標權的保護范圍，不構成侵權。
二審法院認為：雖然常佳公司的行為屬于涉外定牌加工行為，但常佳公司明知上柴公司涉案“東風”商標為馳名商標，仍接受境外委托，并且印尼PTADI公司注冊“東風”商標不具有正當性。常佳公司在被控侵權產品柴油機及柴油機組件上使用與上柴公司“東風”商標相同的商標，未盡到合理注意與避讓義務，實質性損害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注冊商標專用權。
再審法院認為：常佳公司接受印尼PTADI公司委托生產柴油機及柴油機組件，并將產品完全出口至印度尼西亞銷售。在常佳公司加工生產或出口過程中，相關標識指向的均是印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標在國內市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導致相關公眾的混淆誤認。并且，常佳公司在接受印尼PTADI公司的委托加工業(yè)務時，已經審查了相關權利證書資料，充分關注了委托方的商標權利狀態(tài)?？梢姡＜压窘邮芪袕氖露ㄅ萍庸I(yè)務，對于相關商標權利狀況已經履行了審慎適當?shù)淖⒁饬x務。在此情況下，常佳公司根據(jù)印尼PTADI公司授權委托從事涉案定牌加工業(yè)務，對于上柴公司在印度尼西亞境內基于涉案商標爭取競爭機會和市場利益，并不造成實質影響，沒有足夠理由認定常佳公司從事涉案定牌加工行為已對上柴公司造成實質損害。常佳公司的行為不構成商標侵權。
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